汇业评论

文 | 何艳娥 王函 汇业律师事务所

引言

在专利侵权诉讼中，被诉侵权人通常采用两种主要抗辩策略：一是主张被诉侵权产品未落入涉案专利的保护范围（不侵权抗辩），二是主张被诉侵权技术属于现有技术或抵触申请（现有技术抗辩/抵触申请抗辩）。然而，司法实践中，法院对现有技术抗辩/抵触申请抗辩的适用标准仍存在一定争议。本文结合《专利法》及相关司法解释，通过典型案例分析，系统梳理现有技术抗辩与抵触申请抗辩的异同、适用规则及实务要点，以期为被诉侵权人提供更具操作性的抗辩策略。

一、现有技术抗辩与抵触申请抗辩的法理基础与法律依据

1、现有技术抗辩的法理基础

根据《专利法》第22条的规定，现有技术是指在专利申请日（或优先权日）前，已在国内外为公众所知的技术。

现有技术抗辩制度的设立，一方面为了防止专利权人垄断公有领域技术，保障社会公众自由使用现有技术的权利；另一方面，提高诉讼效率，避免被诉侵权人必须通过无效宣告程序才能否定专利权的有效性。

2、抵触申请抗辩的法理基础

抵触申请是指在申请日以前向国务院专利行政部门提出，并在申请日以后公开的专利申请（参照《专利法》第22条第2款）。虽然抵触申请不属于现有技术，但其可破坏涉案专利的新颖性，因此在侵权诉讼中可类比现有技术抗辩处理。

抵触申请抗辩的设立，一方面防止“重复授权”，即防止同一技术方案因申请时间不同而被多次授予专利权；另一方面，基于诉讼经济原则，法院可直接在侵权诉讼中审查抵触申请，无需等待无效宣告结果。

二、现有技术抗辩与抵触申请抗辩的异同

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称“《司法解释》”）第14条规定：被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，现有技术抗辩成立。

根据《北京高院专利侵权判定指南》（2017）的规定，被诉侵权人主张抵触申请抗辩的，可以参照现有技术抗辩处理。

因现有技术与抵触申请存在本质上不同，现有技术抗辩与抵触申请抗辩的比较如表1所示。

表1

关键区别解析：

1、技术组合的限制

现有技术抗辩可单独采用现有技术，或现有技术与公知常识的结合；而抵触申请抗辩仅能单独对比，不能结合公知常识（参照最高院在(2024)最高法知民终778号、（2015）民申字第188号判决书）。

2、地域性差异

抵触申请抗辩仅限于向国家知识产权局申请的专利文件，原则上并不适用于中国大陆领域外（境外）的专利文件。在司法实践中也存在突破上述原则的情形，但这种司法创新的尝试存在不少争议，并未得到普遍认可。

3、比对标准

现有技术抗辩允许结合公知常识证明“无实质性差异”，而抵触申请抗辩排除结合公知常识证明“无实质性差异”的情形（被诉侵权技术方案的各项技术特征被抵触申请单独、完整地公开时，才能够认定抵触申请抗辩成立，参照(2024)最高法知民终778号、（2015）民申字第188号案）。

三、现有技术的确定

1、现有技术的形式

根据《专利审查指南》第二部分第三章第2.1节的规定，现有技术包括在申请日（有优先权日的，指优先权日）以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。换句话讲，现有技术公开的方式主要有两种，一是以出版物公开，二是使用公开。

出版物包括纸质出版物、视听资料、存在互联网或其他在线数据库中的资料，比较常用的是非专利文献和专利文献。使用公开包括能够使公众得知其技术内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出、招标投标等公开行为，比较常见的为销售行为、宣传行为及通过网络社交平台、网络视频平台、网络文库平台等的网络公开行为。

2、现有技术的公开时间

在确定现有技术时，首先需要考虑的是公开时间，对于非专利文献和专利文献，其公开时间基本不受质疑。但对于在网络平台上发表的内容，若公开时间非系统自动生成，可随意修改且不留痕迹，公开时间无法确定，难以作为现有技术使用。

通常来讲，现有技术的公开时间要求在申请日之前，比较容易忽视的情况是涉案专利可能存在优先权，此时公开时间要求在优先权日前，否则将无法作为现有技术使用。在（2012）沪高民三（知）终字第68号案件中，“被告依相燃气公司拥有的系实用新型专利，其公开的日期为授权公告日，即为2006年4月12日。该日期晚于原告发明专利的优先权日期，故被告依相燃气公司拥有的实用新型专利在本案中并未通过出版物的方式得以公开，形成现有技术”。在(2024)最高法知民终170号案件中，“某1公司、卢某某提交的视频显示的时间为2010年7月8日，晚于本案专利的优先权日2010年2月10日，该视频无法作为现有技术比对文献，某1公司、卢某某的现有技术抗辩不能成立，不予采纳”。

3、出版物公开中技术特征的确定

在检索现有技术时，理想的情况是被诉侵权产品的所有技术特征均能从现有技术中找到。但是，实务中，这种情况往往比较少见。当所检索的现有技术公开了绝大部分技术特征，我们需要考虑未明确公开的技术特征，是否存在隐含公开的情形。

根据《专利审查指南》第二部分第三章第2.3节的规定，以出版物形式公开的技术内容，不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义确定的技术内容。(2024)最高法知民终370号案件即为典型的以隐含公开方式确定技术特征的案例。该案判决书指出，深圳某某公司以2020年7月5日在网页上展示的“反重力加湿器”产品设计图主张现有技术抗辩，其中被诉侵权产品落入涉案专利保护范围的技术特征包括“加湿组件”和“水滴发生组件”，“从产品设计图可以看出，外壳包括上部壳体和下部壳体，出雾孔、出水孔和闪频灯设于上部壳体，上部壳体与下部壳体通过圆形件连接。出雾孔位于出水孔的正下方，可得出出雾孔与出水孔设于同一垂线。此外，该作品为加湿器，顶部排出雾气对空气进行加湿，必然具有加湿组件，为了使得雾化后的水雾进入空气用于加湿空气，加湿组件必然与出雾孔连接。加湿器具有向下流出的水滴，因此，可以直接、毫无疑义地确定该现有设计具有水滴发生器，才能从加湿器顶部形成下落的水滴，水滴发生组件流出的水滴需要通过出水口流出，水滴发生组件必然与出水孔连接”。

因此，被诉侵权人在检索现有技术时，不仅需要关注现有技术中文字描述部分，还需重点关注现有技术的附图及上下文描述中是否存在本领域技术人员可以“直接地、毫无疑义”确定的内容，并将这些隐含公开的内容引入现有技术抗辩的比对中。

除了出版物公开外，以使用公开的证据作为现有技术的情形也比较多见。但使用公开面临着客观难点，以销售公开为例，销售时是否有合同、发票？合同、发票上是否标明了产品型号？合同、发票上的产品型号与产品能否对应？实际到货时间是否在申请日以前？铭牌是否被替换过？产品是否经过维修？零部件是否被更换？因此，在实务中，通常优选以出版物公开的现有技术，若无法找到合适的，才试图从使用公开的角度搜索现有技术证据。

四、现有技术抗辩的具体适用

1、现有技术抗辩的比对原则

根据《司法解释》的规定，现有技术抗辩比对的对象，应该为被诉侵权产品与现有技术，而非涉案专利与现有技术。在被诉侵权产品与现有技术进行比对时，若被诉侵权产品与现有技术的技术特征完全相同或等同，毫无疑问现有抗辩成立。但是，当被诉侵权产品与现有技术的技术特征并非完全相同或等同，此时现有技术抗辩是否不成立，判断的原则又是什么？

(2012)民申字第18号判决书中，最高院给出了答案，“在审查现有技术抗辩时，比较方法应是将被诉侵权技术方案与现有技术进行对比，而不是将现有技术与专利技术方案进行对比。审查方式则是以专利权利要求为参照，确定被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征，并判断现有技术中是否公开了相同或者等同的技术特征。现有技术抗辩的成立，并不要求被诉侵权技术方案与现有技术完全相同，毫无区别，对于被诉侵权产品中与专利权保护范围无关的技术特征，在判断现有技术抗辩能否成立时应不予考虑”。

在上述案件中，被诉侵权产品与涉案专利的技术特征完全相同，落入涉案专利的保护范围，而被诉侵权产品与现有技术存在区别，区别在于电磁阀的结构不同，但是涉案专利不涉及电磁阀具体结构的限定，最终认定电磁阀的具体结构不予考虑，现有技术抗辩成立（“电磁阀的具体结构与涉案专利权的保护范围无关，亦与现有技术抗辩能否成立无关。由于被诉侵权产品中的电磁阀与有杆活塞亦采取同样的连接方式，因此，认定现有技术抗辩是否成立的关键，在于确定现有技术中是否公开了与上述连接方式相同或者等同的技术特征，而无需考虑被诉侵权产品中电磁阀的具体结构是否被现有技术公开。从本院查明的事实来看，尽管现有技术中公开的电磁阀包括三个部分，其具体结构与被诉侵权产品的电磁阀有着明显差异，但是现有技术中确已公开将电磁阀的出口与有杆活塞的外端直接相联接。因此，二审法院认定现有技术抗辩成立，并无不当”）。

因此，尽管被诉侵权产品中的电磁阀具体结构与现有技术不同，但涉案专利中仅涉及“电磁阀的出口与有杆活塞的外端直接相联接”的技术特征，而无电磁阀具体结构的技术特征，因此，电磁阀的具体结构与涉案专利的保护范围无关，在进行现有技术抗辩时，针对被诉侵权产品与现有技术电磁阀具体结构上的不同，不影响现有技术抗辩的成立。

与此相类似，当被诉侵权产品除了涉及涉案专利的技术特征外，还包含其他技术特征，在进行现有技术抗辩时，比对的技术方案并不是被诉侵权产品中由所有技术特征组成的技术方案，而是由落入专利权利要求保护范围的技术特征组成的技术方案。如涉案专利的技术特征为A1、B1，被诉侵权产品的技术特征为A2、B2、C2，若A1、B1与A2、B2分别构成相同或者等同，则被诉落入专利权保护范围的全部技术特征仍为A2、B2，在进行现有技术抗辩时，仍以A2、B2构成的技术方案与现有技术进行比较，而非将A2、B2、C2构成的技术方案与现有技术进行比较。

2、对“无实质性差异”的理解

对于《司法解释》中的“无实质性差异”，可根据《北京高院专利侵权判定指南》及最高院的判例，理解为“等同”或“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征与现有技术的区别仅在于公知常识”。

在（2020）最高法知民终412号案件中，一审法院认为“上述存在区别的技术方案均是为了将连接臂和连接片予以连接，属于以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，是本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的，二者并无实质性差异，构成等同。因被诉侵权的X4型电视机挂架的全部技术特征与先于涉案专利申请日公开的S60型电视机挂架的技术方案中的相应技术特征相同或者等同，属于无实质性差异的技术特征，故应认定X4型电视机挂架实施的技术属于现有技术”，并得到最高院的认可。

在（2010）粤高法民三终字第197号判决中，“由此可见，在托斯卡会社专利申请日以前，现有技术中的标签绳安装机早已开始使用相同功能的部件，托斯卡会社专利的发明目的也并非对此部件加以改进，故即便美国专利未公开相当于齿19c的部件，但由于这一特征为本领域的公知常识，本领域技术人员采用该技术手段不需要付出任何创造性劳动，仍不能认为美国专利与被控侵权产品具有实质性差异”。

五、实务建议

1、优先采用出版物公开证据（如论文或专利文献），因其易于固定且证明力强。

2、抵触申请抗辩需要严格遵循“单独对比原则”，排除现有技术结合公知常识以证明“无实质性差异”的情形。

3、为了便于后续应对专利侵权纠纷，建议企业在前期销售产品时注意留存证据，如提供给客户产品信息单中标注产品的型号、照片、销售日期，妥善保存付款凭证。

总结

现有技术抗辩与抵触申请抗辩是专利侵权诉讼中的重要防御手段，但二者在适用条件、比对标准上存在显著差异。被诉侵权人应结合案件事实，合理选择抗辩策略，并注重证据的完整性与证明力，以提高胜诉可能性。