汇业评论

文 | 潘志成 汇业律师事务所 合伙人

一、商品流通与专有权利限制——跨境小电商遭遇大诉讼

2019年1月1日，《关于完善跨境电子商务零售进口监管有关工作的通知》（商财发[2018]486号）等我国一系列涉及跨境电商零售进口的法规纷纷开始实施。跨境电商零售进口给予电商商家又一个打破地域限制、让国外商品进入国内市场的窗口，那么电商商家能否绕开知识产权权利人著作权、专利权、商标权等在特定地域范围内享有的专有权利的限制？我们先从一个泰国跨境小电商在美国遭遇的知识产权诉讼说起。

十多年前在美国留学的泰国留学生素帕普科沙恩（Supap Kirtsaeng）发现了一门好生意：同样是正版的教科书，在美国本土出版的要卖200美元左右，而在泰国出版的只卖二分之一或三分之一的价格。于是自2006年起，科沙恩托泰国的亲戚朋友购买了近500种教材，然后放在其eBay上开的网店向美国的学生出售，做起了跨境小电商。两年下来，科沙恩的销售额达到百万美元，自己也小赚了10万美元，刚好可以补贴其在南加州大学攻读数学博士学位的费用。

科沙恩没想到其在eBay上的销售行为，早已被出版业巨头纽约证券交易所上市公司约翰威利父子公司（John Wiley & Sons Inc.）盯上。2008年威利公司将科沙恩告上纽约地区法院，诉称科沙恩侵犯原告威利公司著作权，并要求赔偿巨额赔偿。科沙恩更没想到，自己的案件会一直打到美国最高法院。

科沙恩销售正版的书籍为什么会侵权？原来科沙恩在eBay上销售的教科书，虽然也是威利公司的海外分支机构在泰国出版，但书后印有一个版权告知：仅限于在欧洲、亚洲、非洲及中东地区销售。著作权、商标权、专利权等知识产权的权利人总是希望市场被严格分割，其可以根据各国市场、消费水平的情况，就相同的商品按不同的销售价格销售。对于打破地域市场限制的商品，例如平行进口商品（正品但通过非授权渠道进口），最好能够被视为侵权产品，以便权利人可以阻止这些低价的商品从海外市场流入国内，而在注册国家具有专有属性的著作权、商标权、专利权等知识产权，往往被权利人视为阻止商品流入的权利依据。

二、国内用尽与国际用尽——各方角力知识产权权利用尽规则

在美国，受著作权保护的作品如果在国内出版销售后，权利人对作品本身的处分权利就已经用尽，这意味着购买人可以再次转售受著作权保护的作品,而不受权利人的限制。这一规则又被称为首次销售规则，即知识产权权利人对商品处分权利的限制仅适用于其首次销售的情形。然而，首次销售规则究竟是仅适用于美国本土生产的商品（国内用尽），还是也适用于在其他国家生产但又平行进口到美国销售的商品（国际用尽），一直存在争议。

就在科沙恩被威利公司告上法院的同时，美国本土零售连锁巨头Costco也遭遇了一起知识产权权利人对平行进口商品提起的诉讼。Costco注意到欧米茄海马系列手表（Seamaster Watch）在美国本土的售价为1999美元，而在许多海外市场的售价仅为该价格一半，于是Costco从海外市场进口了欧米茄海马系列手表，并标价1299美元出售。殊不知欧米茄公司早有防备，其在手表表壳背后刻印有享有著作权的Omega Globe图文标识，并以Costco公司侵犯其著作权为由向加州地区法院提起诉讼。该案双方的主要争议焦点就在于，首次销售权利用尽规则，究竟是否适用于国外市场生产并进入美国市场的平行进口商品，知识产权在完成首次销售后，究竟是国内用尽还是国际用尽。该案经过二审，第九巡回法院判决欧米茄胜诉，判决首次销售权利用尽规则不适用于海外市场生产的产品，权利人有权阻止平行进口商品的销售。然而在Costco上诉至美国最高法院后，2011年最高法院经过庭审，竟产生了罕见的四比四平局表决（新任卡根大法官因在助理总检察官任上时曾就该案出具法庭之友函，回避了该案的判决表决），这也就意味着该案仅维持下级法院判决生效，但最高法院没有就此问题给出任何意见，也未产生适用于全美的判例。

威利诉科沙恩的案件，在一审法院判决科沙恩构成侵权、并由陪审团裁定科沙恩需赔偿60万美元后，科沙恩也一路上诉至美国最高法院，美国最高法院也再次抓住机会，就著作权在首次销售之后究竟是国内用尽还是国际用尽发表意见。与此同时，各大出版商、版权组织、以及零售业巨头、电商巨头也纷纷在这场诉讼中选边站队，各自提交法庭之友意见，加入到这场角力之中。2013年美国最高法院就本案做出最终判决，九名大法官以六比三的表决，推翻了下级法院的判决，判决科沙恩胜诉。布雷耶大法官在代表多数大法官撰写的判决书中明确指出，美国著作权法中首次销售权利用尽规则，适用于在海外市场合法生产的受著作权保护的商品。这也意味着权利人并不能依据著作权阻止平行进口商品在美国销售。

三、正当使用与侵权——电商避免侵权的五点合规提示

尽管没有明文规定，但一般理解我国知识产权法律也采纳权利国际用尽规则。例如《专利法》第六十九条第（一）项规定：“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权。”

又例如北京高院在《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题（商标篇）》中“关于平行进口是否构成侵害商标权”部分指出：“商标禁用权…绝非是为商标权人垄断商品的流通环节所创设，即商标权利用尽规则应当是市场自由竞争所必需存在的基本规则之一。在此基础上，若被控侵权商品确实来源于商标权人或其授权主体，此时商标权人已经从第一次销售中实现了商标的商业价值，而不能再阻止他人进行二次销售或合理的商业营销，否则将阻碍市场的正常自由竞争秩序建立的进程，因此平行进口应被司法所接受，不认定构成侵害商标权。”

我们在现实案例中经常见到，许多平行进口商在销售平行进口的正品商品时，大肆使用商品之上的商标，其使用方式与品牌商家自身的使用完全相同，这种使用方式可能就会超出正当使用范围，构成商标侵权。

我国各级法院的相关司法解释和判例，已对商标的正当使用给出了明确的界限。例如根据《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发[2006]68号）第二十六条：“构成正当使用商标标识的行为应当具备以下要件：（1）使用出于善意；（2）不是作为自己商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。”

如果跨境电商、平行进口商对商标标识的使用超过正当范围，相关使用行为就会被法院判定为商标侵权。我国目前已有多个司法判例，使用者超越正当使用范围的使用被认定为商标侵权，例如江苏省高院审理判决的联想诉顾清华案，涉及维修商超越正当范围使用维修产品的商标（商标的商誉本身已在消费者心目中建立了商品与服务提供者之间的固定的联系，超越正当范围的使用会切断这一固定联系）；上海高院审理判决的维多利亚的秘密诉麦斯公司案（转售者对商标的全面使用，超越必要范围的使用，导致消费者混淆，误认为其与商标权人具有授权关系或特定关联关系）；以及上海知识产权法院审理判决的芬迪诉益朗及首创公司案（转售者单独突出使用原告商标，不属于善意目的，超越必要范围的使用，构成商标侵权）。

根据前述司法解释和判例，同时结合前述486号文等有关跨境电商零售进口的规章，我们可以建议跨境电商在使用平行进口商品之上商标时，应注意如下合规提示和建议：

1） 跨境电商应明确告知消费者其所销售商品为跨境电商零售进口商品（跨境电商平行进口商品），告知消费者其所销售商品在质量、标准、标识以及维修、退换货等售后服务方面，与非跨境电商零售进口商品（非平行进口商品）可能存在的差别；同时跨境电商平台企业如果同时有跨境电商和非跨境电商（国内电商）入驻，还应分别建立相互独立的区块或频道，分别为跨境电商零售进口商品和非跨境商品提供平台服务，或者以明显标识对跨境电商零售进口商品或非跨境商品予以区分，避免误导消费者。

2） 跨境电商应在电商主页面等合理位置使用自己的商号或企业名称，应主动避让其零售进口商品之上的商标权利，避免消费者将电商和商品之上商标的权利人混淆，即让消费者可以知晓跨境零售进口商品的经营者并非商品品牌的权利人。

3） 跨境电商应仅为说明其所销售商品来源、或者仅为指示用途目的使用其零售进口商品之上的商标，举例而言，对于特定外文文字商标（知名品牌）的使用，应在描述跨境电商所销售商品来源或用途时使用该文字商标，而非作为电商页面的图案、装饰使用。

4） 跨境电商应避免单独、突出地使用商品之上的商标，尤其是应避免在电商主页面以及各种类型的横幅广告、擎天柱广告、弹出广告中单独、或者用不同字体大小、不同颜色突出使用跨境电商零售进口商品之上的商标。

5） 跨境电商应避免整体、全面地使用商品之上的商标，尤其是应避免与知名品牌自身所经营的官方电商页面中对商标的使用方式相同；需注意全面使用可构成超越正当使用范围、导致消费者混淆的重要证据。