汇业评论

文 | 唐嘉伟 汇业律师事务所

案件大致如此：

2003年本田的城市型SUV汽车CRV十分火爆，双环及时跟进设计了山寨版并高调宣传。此时本田公司给多家双环销售商发去律师函声称山寨版汽车侵害本田公司外观设计专利，要求停止侵权，并引来了媒体的大肆报道。不多久，两家公司分别起诉，本田公司诉对方侵权，双环公司要求确认不侵权，庭审中双环公司申请无效该专利并获得成功。因此，专利在2007年确定被无效后，发生了两件事：1，本田公司诉专利侵权败诉；2，双环公司确认不侵权之诉增加专利无效造成损失的赔偿，最终判决本田公司赔偿2500多万元。不过由于本田公司的不懈努力，2007年的无效专利被最高院的再审程序“神奇复活”，这样上述两个案件的判决也同时被撤销，标志着双方专利战重新开打。最后的都是以最高院的最终裁判来一锤定音：关于本田的专利侵权之诉最终判决不侵权；而本案的确认不侵权之诉判决本田公司赔偿1600万元。

其中我感兴趣的看点有三：

1， 专利无效后的神奇复活；

2， 专利不侵权的法律依据；

3， 赔偿1600万元的法律依据。

1， 上图左是本田公司CRV外观设计专利文件，右图是无效申请时作为对比例的同样是本田公司在日本的外观设计专利。复审委、北京一中院和北京高院均以整体视觉对比进行判定，认为两者高度近似，认为本田公司提出的显著外观差异的部位都属于细微区别，不予采纳。而最高院在再审决定中指出，整体观察不应仅仅通过对比基本外形轮廓（往往一类车型通常具有类似的外形轮廓），也应对汽车的前面、侧面、后面予以全面观察，汽车的前面、侧面、后面等部位的设计特征变化会更多地引起此类汽车的一般消费者的注意。也就是说，针对购买某类汽车的一般消费者，前大灯、雾灯、前护板、格栅、侧面车窗、后组合灯、后保险杠、车顶轮廓等部位属于设计特征与视觉要部，应当重点关注。而专利文件与对比文件恰恰在这些要部存在明显区别，因而认为外观设计专利与现有设计之间不相近似。

2， 针对上面的结论我们也许也能猜到，既然认定前大灯、雾灯、前护板、格栅、侧面车窗、后组合灯、后保险杠、车顶轮廓等部位属于设计特征与视觉要部，那么只要山寨车型对这些重要设计特征作出一定的改变，哪怕车型轮廓一模一样，也能够被认为具有了显著的区别。所以，这个案例也成了经典的“禁止反悔原则”的教科书式的案例：即专利权人为了维护专利有效而作出的种种抗辩有时会反施其身，让这个专利在维权的时候反而被自己当初的解释弄得束手束脚无法施展。所以结果可想而知，最高院判决不侵权的一个重要依据就是引用了当时再审决定中的观点，即《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条第二款第二项的规定，授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响。认为双环汽车的多个部位的设计相对于CRV来讲有了显著的区别，因而不侵权。

3， 以上两个关注点其实是其他的相关判决，不是“十大案例”之首所真正涉及的。真正属于今年此案例的关注点的就是判令本田赔偿1600万元的法律依据。尽管双环公司诉本田公司的主要诉求还有发送警告信的行为不当、侵害名誉权、商业诋毁等，但都被最高院一一驳回，最终变相认定本田公司发送警告信的行为超过合理限度。但是如何为这样的过当行为定个名头呢？这里出现在《反不正当竞争法》中威力惊人的第2条的身影：“经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德”。这条看似仅仅是一条纲领性的务虚条款，但实际威力极大，号称是知识产权领域的“兜底条款”。只要是让人感觉到有那么点不合理存在了，说不清道不明就可以套用这条，而且法院用这条来最终裁判案件的不在个例。

本案例带来的几点提示：

于专利权人：

1，穷尽程序的重要性。

本系列案例线索上的最大转折点在于涉案专利被复审委无效后，专利权人本田公司通过穷尽救济程序通过行政诉讼的一审、二审直至再审才扭转了专利的命运，把前面基于专利无效而作出的所有判决统统撤销并重新审理。如果本田公司接受复审委的决定或者接受了二审终审判决，就让这个案例少去大半看点。今年早些时间New Balance案算是一个反面案例，判决书中引用“一事不再理原则”时也同时指出“新平衡公司主动放弃司法救济途径，理应承担诉争商标被核准注册、诉争商标与引证商标在市场共存的法律后果”。

2，自助救济的合法性与合理限度。

本判决中同时肯定了专利权人在法院侵权判决之前通过自行维护其权益的侵权警告是合法的，只是应当在正当的限度中行使。这个限度通常的评价标准是看有没有以看似合法的自助救济手段为外衣起到了打压竞争对手合法权益之实，这种行为可以评价为“不正当竞争行为”。

 于涉案人：

1，积极无效涉案专利

尽管这是一个通常的做法，但是还是想强调一下。实务中还有多种和解方法，例如授权许可使用、不起诉协议等，但是在谈判筹码悬殊的情况下这些选项往往不太会出现在弱势一方，所以弱势方除进行侵权风险评估的同时，也应做好回避设计预案，同时作为反击去尝试无效该涉案专利扫除根本的风险隐患。

2，全面评估项目风险

知识产权运营好的企业往往在项目立项时就纳入知识产权的风险预估，知识产权支持伴随项目的各个阶段。我估计本田公司出于自身产品市场占有等因素选择在双环尚未定型的早期就扼杀竞争对手，设想如果这个专利是在一家小公司手里，它必定会等该侵权人把市场做大之时采取维权手段，这时候如果生产经营者对于自己产品的知识产权风险毫无准备，将会十分被动。在现在知识产权越来越重视，中国“发明人、发明数量”越来越多的情况下，经营者应当在公司发展的适当时期控制自己的知识产权风险。